Тема о товарных знаках со слабой различительной способностью в настоящее время является актуальной и обсуждается специалистами довольно часто. При этом рассматриваются вопросы об особенностях их регистрации, а также о возможных рисках для бизнеса при наличии такого товарного знака.
Известно, что зарегистрированный товарный знак служит для индивидуализации товаров или услуг производителя и обеспечивает конкурентное преимущество на рынке.
Обозначения считаются неохраноспособными, если они вводят потребителя в заблуждение, то есть, затрудняют идентификацию товаров или услуг.
Отказ в регистрации товарного знака можно получить не только при наличии нарушений публичных и/или общественных интересов, или нарушений прав третьих лиц, но и по причине отсутствия различительной способности у его обозначения.
На практике товарные знаки со слабой различительной способностью могут регистрироваться, но при этом необходимо в обязательном порядке учитывать пользу от продукта, который пользуется успехом у потребителя и его важность для него. Признание этого продукта способствует известности и узнаваемости не только товарного знака со слабой различительной способностью, но и его бренда на рынке.
В некоторых случаях производитель сознательно создает товарный знак со слабой различительной способностью, поскольку его цель - сформировать ассоциативные связи между ним и известным товарным знаком или его такими полезными свойствами, как укрепление физического и психического здоровья, сохранение молодости, улучшение памяти и т.д.
По этой причине, несмотря на то, что выпускаемый продукт зачастую остается прежним и не обладает новыми уникальными качествами, все же он пользуется успехом у потребителя, который уже на подсознательном уровне готов купить именно этот товар, ориентируясь на его привлекательные качества.
То есть, для получения прибыли от продажи прежнего товара в качестве триггера производители часто используют вновь созданные товарные знаки, словесная или графическая части которых зачастую отражает «вновь открытые» и широко рекламируемые его «уникальные» характеристики, что позволяет успешно продвигать этот товар или услуги на рынке.
Такой способ продвижения товара мало затратный, а потому очень привлекательный для производителя. Одним из многочисленных примеров могут служить различные марки овсяного печенья: «Любимое овсяное», «Овсяное классическое!» и т. д.
Однако правовая охрана подобных товарных знаков возможна только при наличии доказательств их продолжительного и успешного использования на рынке. Только в этом случае они приобретают различительную способность. Поэтому на практике мы нередко встречаем такую ситуацию, когда неохраноспособное обозначение, используемое продолжительное время и при условии, что товар пользуется спросом, становится узнаваемым, а бизнес успешным.
Тем не менее, существует опасность получения регистрационного свидетельства на такой же товарный знак для однородных товаров или услуг конкурентами. Такие случаи параллельного использования конкурирующими компаниями одного и того же неохраноспособного обозначения при высоком спросе на продукт под ним, встречаются часто. Компании - конкуренты отслеживают новинки друг друга и пытаются первыми подать заявки на регистрацию обозначений, содержащих неохраноспособный элемент, чтобы получить свидетельство об их регистрации, в котором указано, что такой элемент включен в его состав как неохраняемый. Соответственно недобросовестный конкурент вправе использовать товарный знак, не опасаясь нарушения чьих-то прав.
А добросовестный производитель, вовремя не зарегистрировавший свой товарный знак, может получить отказ в его регистрации, а в случае продолжения его использования и много проблем, включая потерю бизнеса.
Для исключения подобной ситуации до подачи заявки необходимо провести поиск тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков, в отношении которых ранее их правообладателями могла быть доказана приобретенная различительная способность.
В некоторых случаях компании, заинтересованные в регистрации неохраноспособного обозначения, сначала подают заявку на регистрацию комбинированного обозначения с неохраноспособным элементом, который не занимает доминирующего положения. Заявитель получает свидетельство на товарный знак с исключением из охраны неохраноспособного элемента, а спустя некоторое время он может подать заявку на регистрацию словесного или буквенного товарного знака, в рамках которой доказывается приобретенная различительная способность.
Также существует опасность, что регистрацию такого товарного знака могут оспорить заинтересованные лица, используя всю доступную информацию, представленную заявителем, включая сведения о социологическом опросе, объемах производства, а также иных документов, доказывающих приобретение различительной способности.
Следует учесть, что, например, информацию о результатах социологического опроса или объемах производства экспертиза Роспатента не может проверить. А поскольку величины объемов производства, необходимые для признания приобретения обозначением различительной способности или в каких в пределах, как долго и на какой территории РФ обозначение должно использоваться, нормативными актами не регламентируются, то решение экспертом Роспатента принимается индивидуально в каждом конкретном случае и его оценка является субъективной, а потому риски существуют.
Таким образом, обозначение со слабой различительной способностью, как объект для регистрации в качестве товарного знака, является крайне рискованным проектом. С одной стороны его успешная регистрация может привести к большим объемам продаж продукта на рынке и получению хорошей прибыли, а с другой - для производителя регистрация и введение неохраноспобного обозначения в гражданский оборот может обернуться судебными спорами с конкурентами, утратой имиджа и большими финансовыми потерями. Поэтому перед принятием компанией решения о выводе такого обозначения на рынок следует просчитывать каждый шаг и оценивать возможные риски заранее. В любом случае важно привлечь специалистов, которые смогут оценить все риски и помочь избежать проблем.