Что делать, если название бренда, которое вы используете или намерены использовать, занято – другой предприниматель уже зарегистрировал похожий товарный знак?
Такая ситуация может возникнуть, если:
- вы проверяете название и нашли похожий товарный знак
- вы получили от Роспатента предварительный отказ в регистрации из-за чужого обозначения
- вы получили претензию о нарушении интеллектуальных прав
Неприятная ситуация, но это ещё не означает, что однозначно нужно делать ребрендинг или забыть о регистрации товарного знака.
💡Есть целых 5 способов заполучить права на название, несмотря на это:
- Досрочно прекратить охрану чужого знака из-за неиспользования
- Получить письмо-согласие на регистрацию от правообладателя чужого знака
- Аннулировать чужой знак, например, если вы начали использовать название раньше, чем конкурент подал свою заявку
- Оспорить сходство обозначений или однородность сфер деятельности
- Выкупить противопоставленный знак в части своих товаров
Рассмотрим каждый случай подробнее👨🏻🏫👇🏻
1. Досрочное прекратить охрану знака по неиспользованию
Правовую охрану товарного знака можно прекратить досрочно, если товарный знак не используется более 3 лет.
Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
📌пункт 1 статьи 1486 ГК РФ
Куда обращаться: сначала к правообладателю, а потом в суд. Правообладателю нужно направить досудебное предложение отказаться от знака или передать знак вам. После соблюдения этого условия вы получаете право обратиться в Суд по интеллектуальным прав с соответствующим заявлением.
Задача заявителя — доказать, что он заинтересован в использовании обозначения, например, производит товары под схожим брендом или готовится к этому, например, разработал все необходимое для запуска и подал на регистрацию заявку на аналогичный товарный знак.
Правообладателю товарного знака, чтобы защититься, нужно предоставить убедительные подтверждения, что товарный знак использовался, то есть товары вводились в гражданский оборот, предлагались потребителям – им или другими компаниями под его контролем.
Суд рассматривает вопрос заинтересованности и использования применительно к тем товарам или услугам, которые указал истец (можно аннулировать товарный знак только лишь по одной или нескольким товарным позициям, не затрагивая остальные).
После того, как охрану чужого знака аннулируют, вы сможете зарегистрировать свой бренд.
2. Получить письмо-согласие на регистрацию
Вы можете попросить правообладателя противопоставленного знака выдать письмо-согласие на вашу регистрацию. Роспатент примет этот документ и снимет препятствие к регистрации, если это не будет вводить потребителя в заблуждение.
Считается, что заблуждения потребителей не будет если:
- обозначения похожи, а не идентичны
- компании реализуют хоть и близкие, но не одинаковые товары или услуги
А для закрепления деталей соседства брендов вы можете заключить соглашение о сосуществовании.
Вот так это правило сформулировано в законе:
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.
📌пункт 6 статьи 1483 ГК РФ
Как же "заставить" правообладателя подписать такое письмо?
Этот механизм хорошо работает в отношении товарных знаков, которые уязвимы. Если правообладатель понимает, что вы можете, если захотите, аннулировать его товарный знак по неиспользованию (см. пункт 1) или оспорить регистрацию (см. пункт 3), он охотнее выдаст такое письмо.
Иногда правообладатели соглашаются подписать согласие даже находясь в сильной позиции, например, из-за высокой деловой и правовой культуры или из-за личной симпатии к вашему бренду, удачно проведенных переговоров.
Некоторые правообладатели, в основном российские, просят оплату за такую услугу🤑
3. Аннулировать знак из-за нарушений при его регистрации
Роспатент, принимая решение о регистрации товарного знака, проверяет наличие оснований для отказа в регистрации по установленному законом перечню и внутренней методике.
Но регулятор не всесилен и всезнающ, ограничен в ресурсах, поэтому незаконные регистрации нередко "проскакивают".
Для исправления ситуации предусмотрен механизм оспаривания.
📌Полный перечень оснований для оспаривания товарного знака, процедурные моменты содержатся в статьях 1483, 1512-1513 ГК РФ, а мы рассмотрим одно из таких оснований:
когда вы начали использовать название раньше, чем конкурент подал свою заявку на регистрацию товарного знака
Это сработает, если вы докажете, что к дате приоритета чужого товарного знака спорное обозначение уже было известно как ваше, ассоциировалось у потребителя именно с вашими товарами или услугами, поэтому регистрация товарного знака на другую компанию привела к введению потребителя в заблуждение.
Ещё такие действия конкурента могут быть признаны злоупотреблением и недобросовестной конкуренцией, что также является основанием для аннулирования товарного знака.
Куда обращаться: сначала в Роспатент, при отказе Роспатента — в суд, а по поводу недобросовестной конкуренции — в антимонопольную службу.
4. Оспорить сходство обозначений или однородность сфер деятельности
Конфликт брендов возникает если:
- обозначения тождественны или сходны для степени смешения
- товары или услуги идентичны или однородны
Часто бывает, что Роспатент, направляя предварительный отказ в регистрации товарного знака, для подстраховки противопоставляет большое товарных знаков, чем это действительно обосновано. Аргументированное возражение позволяет убедить эксперта снять препятствия в регистрации.
Однако, чтобы сделать правильный вывод о том, есть ли "сходство до степени смешения" или "однородность" и грамотно его обосновать, нужно разобраться в методике проверки, а это сотни страниц разъяснений от Роспатента, многолетняя судебная практика, насмотренность и опыт.
🤓Базовые юридические определения такие:
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. Это определяется по следующим признакам: звуковое (фонетическое) сходство, графическое (визуальное) сходство, смысловое (семантическое) сходство.
Однородные товары – это такие товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление об их принадлежности одному и тому же изготовителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание много факторов, в том числе: род, вид, природа, сущность товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации, круг потребителей, способ использования товаров.
Таким образом, если чужой товарный знак точно такой же, без различий👯♀️, и его регистрация напрямую охватывает интересующие вас товарные позиции, этот путь вам не подходит. Во всех остальных ситуациях — нужен экспертный взгляд.
5. Частично выкупить чужой знак
Товарный знак регистрируется в отношении конкретного перечня товаров и услуг. Часто полные списки товаров в каждом из классов МКТУ добавляются в регистрацию:
- по умолчанию: "почему бы не добавить, если это не увеличивает размер пошлин"
- на всякий случай, на перспективу: "вдруг пригодится", "планировал расширятся, но всё поменялось".
Например, к 45 классу МКТУ относятся такие разноплановые услуги как "юридические услуги", "выпуск голубей на особых событиях", "гадание на картах Таро", "помощь в надевании кимоно". Всё это часто соседствует у одного владельца.
Мы советуем сначала изучить информацию о правообладателе в открытых источниках, выяснить, для каких товаров или услуг он использует обозначение. Возможно, разворачивать масштабные "боевые действия" по оспариванию противопоставленной регистрации и не понадобится и с правообладателем удастся договориться, сэкономив и время, и ресурсы.
Документально отказ от конкретных товаров или услуг можно оформить через продажу товарного знака в части или сокращение регистрации.
А подробнее о том, что такое классы МКТУ и как выбирать товары и услуги для товарного знака, читайте в другой нашей статье:
🤯Как понять, какой путь подходит в моей ситуации?
Возможно, прочитав статью, вы сразу поймёте "Это оно! У меня именно так!" — прекрасно, тогда проработайте детали и начинайте действовать!
Но если вам кажется, что ничего не подходит, всё равно проконсультируйтесь со специалистом. Опыт и взгляд со стороны может развернуть ситуацию под другим углом.
За помощью с этим вопросом вы можете обратиться и к нам. Сначала мы интервьюируем вас и затем предложим самый перспективный путь. Часто способы из статьи комбинируются или сочетаются как "план А", "план Б", а нередко из конкретных обстоятельств рождает новое, уникальное решение💎
❓А есть ли у вас название, за которое вы готовы бороться?
____________________
команда КопиВайт
Понравилась статья?
👇🏻🤝🏻
Присоединяйтесь к нашему ⚡Telegram-каналу "КопиВайт | для авторов, о брендах", чтобы получать уникальный закрытый контент
Будьте с нами, не пропускайте важное!