Сегодня беседуем с Анной Рубцовой из компании Национальный Центр Интеллектуального Капитала (НЦИК). Анна более 18 лет работает в области интеллектуального права, является патентным поверенным РФ 1769 и экспертом по интеллектуальной собственности.
Расскажите, пожалуйста, что такое лицензионный договор? Чем он отличается от других договоров купли-продажи?
Начну с теории. Все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации относятся к интеллектуальной собственности. Правовое регулирование объектов интеллектуальной собственности осуществляется посредством специальной части гражданского кодекса Российской Федерации, которая была принята в 2008 году. Это известная всем юристам четвертая часть ГК РФ, она так и называется: «Право интеллектуальной собственности». На нее мы опираемся во всех вопросах. Что же там написано?
Все объекты интеллектуальной собственности условно поделены на объекты авторского права и объекты промышленной собственности. К последней относятся средства индивидуализации, (фирменные наименования, товарные знаки, коммерческие обозначения), патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также секреты производства (ноу-хау).
В разрезе данного интервью мы будем делать акцент на объектах авторского права. Права на использование таких объектов можно передавать через специальные договоры, которые не поименованы в других частях Гражданского Кодекса, такие как договор об отчуждении исключительного права, или лицензионный договор.
Если коротко описать эти договоры, по аналогии очень грубо, но доступным языком, отчуждение – это договор купли-продажи, лицензионный договор – это аренда. Однако, такое сравнение с точки зрения юриспруденции неграмотно, поскольку здесь мы отчуждаем право, или предоставляем это право в использование, а не продаём материальную вещь.
В этом и есть существенное отличие договоров из области интеллектуальной собственности от других договоров. Первой, второй и третьей частью гражданского кодекса регулируются так называемые «вещные права». То есть посредством договора купли-продажи мы продаём вещь, а посредством договора аренды мы берём вещь в пользование - вне зависимости от ценности и масштаба данной вещи.
А вот по лицензионному договору мы в пользование передаём не вещь, а неосязаемый актив, который мы не можем ни потрогать, ни увидеть. А именно - право на результат интеллектуальной деятельности, право использования какого-либо произведения.
Почему так происходит? Потому что результат интеллектуальной деятельности, или эталонный экземпляр произведения, всегда остается у автора, вне зависимости от того, что автор передал другому лицу. Таким образом, лицензионные договоры подразумевают, что у автора всегда останется либо эталонный экземпляр, либо, если эталонный экземпляр он передал в использование (но, как правило, по лицензионному договору эталонные экземпляры не передаются, это происходит чаще по договору отчуждения), то остаётся копия творческого продукта. Поэтому по таким договорам мы предоставляем только право использования.
Часто творцы просят дать им некий универсальный образец договора. Расскажите, целесообразно ли это на практике? И почему?
Авторы, изобретатели, люди науки, искусства, литературы, создав какое-либо произведение, естественно, хотят на нём зарабатывать. Это нормальное состояние современного общества.
Коммерциализировать такое произведение сегодня позволяют инструменты онлайн, в том числе, например, различные репозитории. Одним из таких является Единый Депозитарий Результатов Интеллектуальной Деятельности, или ЕДРИД - площадка, которая позволяет задепонировать свой объект авторского права и затем заняться его безопасной коммерциализацией.
И вот, приступая к такой коммерциализации, авторы желают приобрести шаблон договора на предоставление права использования произведения. Зачастую они не знают, какие условия у них должны быть, четко не понимают, как они хотят предоставить в использование своё произведение: только одному лицу или множеству лиц, с сохранением за собой права использования этого произведения или без сохранения, за вознаграждение или без вознаграждения, на территории всего мира, Российской Федерации или в определённом регионе, или в определённом городе, какие права использования он предоставляет. Если в договоре автор не определит объём таких прав, то считается, что он предоставил право использования любым способом, каким только можно, за исключением каких-либо уж совсем аморальных и незаконных.
Поэтому предоставлять какой-либо шаблон договора, тем более загружать в общий доступ какой-либо шаблон лицензионного договора, не просто нецелесообразно, но может навредить автору и оказать ему медвежью услугу. Скачав такой шаблон договора, автор не подумает о том, какие ещё могут быть условия, и предоставит слишком широкие полномочия пользователю, как результат - недополучит денег. А ещё может сложиться ситуация, при которой пользователь выйдет за пределы полномочий и будет использовать произведение так, как хочет, и автору это может не понравиться.
Однако, подписав такой вот шаблонный договор, то есть выдав шаблонное право на использование своего произведения, автор уже не сможет запретить такое использование или предъявить какие-либо претензии, или хотя бы взыскать дополнительное вознаграждение за использование своего ценного произведения.
Как минимум, при разработке шаблона договора необходимо исходить из потребностей автора, из его предположений, из спроса на его произведение, при этом поясняя, какие вообще вариации в использовании интеллектуальной собственности могут быть. Чтобы при использовании того или иного шаблона договора автор понимал, какой договор он может применить в данный момент и какие условия он туда вправе включать.
На что нужно обратить внимание творцу при составлении такого договора? Какие есть нюансы и подводные камни?
У любого договора его существенным условием является предмет. Особенностью лицензионного договора, как и вообще любого договора о распоряжении интеллектуальной собственностью, является то, что предмет договора - сложный. Он описывается совершенно не так, как описывается предмет договора относительно вещи. Например, предметом договора купли-продажи может являться платье или машина. Предметом же лицензионного договора является право использования конкретного произведения и, что немаловажно, в конкретном объёме.
Таким образом, для того, чтобы определить предмет договора, нам нужно прежде всего определить, о каком конкретно произведении идет речь. Мы должны прописать детально, что это за произведение, указав все его реквизиты: название, год создания, какие-то индивидуальные особенности, данные депозитария, что-либо ещё - любые признаки, которые будут идентифицировать объект.
Второе немаловажное обстоятельство, которое вносится в предмет договора, это объём предоставляемого права. Необходимо определить, во-первых, тип лицензии, а во-вторых, способы использования произведения.
В противном случае, если объём права определён не будет, то договор считается незаключённым, и в будущем может возникнуть спорная ситуация, по которой пользователь может сказать: «А мне ничего предоставлено не было, договор является незаключённым, я платить не буду». Либо пользователь каким-то иным образом нарушает условия договора, а существенные условия договора при этом не определены. Тут только руками развести! Правообладателю или автору будет сложно предъявить какие-либо претензии или требования относительно использования своего произведения, потому что у недобросовестного пользователя всегда будет возможность оспорить данную сделку.
Бывает и такое: тип лицензии в договоре не определен. В таком случае считается, что право предоставлено на основании неисключительной лицензии, то есть помимо первого пользователя, автор сможет заключить его сколько угодно договоров с любыми лицами. Но по задумке договаривающихся сторон могло быть иначе: возможно, стороны хотели заключить лицензионный договор об исключительной лицензии, то есть пользователь хотел бы получить эксклюзивное право на использование объекта. Но недостаточно четко прописанные условия договора (без указания типа лицензии) позволят автору предоставлять право на свое произведение весьма широкому кругу лиц.
Это хорошо, если автор у нас добросовестный, а если нет? Рассчитывать на чужую совестливость не разумно и ненадежно, в отличие от грамотно составленного договора. Тем более по такому сложному объекту, как объект авторского права.
Знать нюансы нужно и важно еще и потому что, как правило, исключительная лицензия стоит дороже. И, например, пользователь, думая, что он приобретает исключительную лицензию, оплатит определённую сумму, а в итоге никакого эксклюзива приобрести не получится. Он-то думал, что он будет коммерциализировать произведения единолично, например, на всей территории Российской Федерации и конкурентов у него не будет. Соответственно, все доходы, какие бы он мог получить в Российской Федерации, пошли бы ему.
Вышеописанные риски, это больше риски для пользователя, однако и для автора здесь тоже могут быть подводные камни.
Например, автор думал, что, если предоставляет эксклюзивное право пользователю, то пользователь будет ему содействовать в защите данного произведения. Однако оказывается, что владелец неисключительной лицензии такими обязанностями не наделяется. Поэтому требовать от пользователя содействия в защите (а обладатель исключительной лицензии также обязан защищать объект интеллектуальной собственности в случае нарушения исключительных прав) будет уже невозможно.
Кроме того, немаловажное обстоятельство, на которое следует обращать внимание - это условие о возможности сублицензирования. Теоретически, автор (на юридическом языке он называется «лицензиар») может дать своему пользователю право на предоставление права использования своего продукта другим лицам, то есть сделать своего первого контрагента - тоже лицензиаром, или сублицензиаром. Пусть тоже раздает разрешения на использование авторского продукта, удобно же. Но, это право обязательно должно быть прописано в лицензионном договоре. Если это не прописывается, то у пользователя этого права не возникает. Очень важно зафиксировать, есть такое право или нет, чтобы ни у кого не было недопонимания! По закону, если в договоре не указано право на сублицензирование, то считается, что оно не предоставлено.
Зачастую пользователи о праве на сублицензирование не знают и предоставляют это право другим конечным пользователям. Как результат, автор утрачивает возможность контроля и, что самое ужасное, возможность получения дополнительного дохода.
Помимо вопросов об исключительности и сублицензировании, в лицензионном договоре есть ещё много подводных камней. Это и определение территории применения права на произведение, и определение возможности контроля над использованием произведения. Отдельный раздел необходимо посвятить вопросам коммерческой тайны в части произведения. И, конечно, нужно прописать ещё какие-то сопутствующие услуги, которые необходимы для использования данного произведения. Все это нюансы, которые требуют проработки лицензионного договора с юристом. Проработать его нужно внимательно и скрупулезно в зависимости от специфики самого произведения, а также от специфики деятельности сторон этого договора.
Вот почему универсальная форма лицензионного договора — это плохая идея для коммерциализации произведения ввиду риска недополучения дохода и нарушения прав автора.
Почему нужна помощь грамотного юриста? Как выбрать такого юриста и как ее вообще можно получить?
Выбор юриста по интеллектуальной собственности - важный шаг для защиты ваших творческих или инновационных активов. Без юриста разобраться в нюансах будет сложно. Кроме всего прочего, можно упустить возможность максимально эффективного заработка, потерять контроль над использованием произведения, а также нарваться на бесконтрольное тиражирование произведения. Ищите юриста, который специализируется именно на интеллектуальной собственности. Это область права, требующая особых знаний и опыта, а универсальный юрист может быть не столь эффективен.
При выборе юриста обратите внимание еще вот на что. Точно должно насторожить, если юрист берется делать договор без интервьюирования на тему целей предоставления лицензии и не интересуется потребностями автора на текущий момент.
Как депонирование может помочь при оформлении лицензионного договора?
Следует отметить, что при формировании предмета лицензионного договора, конечно, если мы говорим о договоре, который разрабатывается индивидуально под запросы автора и исходя из специфики его произведения, хорошо бы упрощать его предмет. В этом плане большую пользу может сыграть депозитарий объектов авторского права, например, Единый Депозитарий Результатов Интеллектуальной Деятельности (ЕДРИД).
Он предоставляет предмету договора, то есть самому произведению, возможность упрощения его описания. Таким образом, предмет договора может быть сокращён до его реквизитов: номер свидетельства о депонировании, название и дата депонирования.
При этом очень важно, что для пользователя, который получает произведение в использование по договору, наличие свидетельства о депонировании будет гарантией того, что исключительные права на данный объект соблюдены и автором, и лицом, предоставляющим права использования.
Несмотря на то, что объекты авторских прав не регистрируются, все-таки наличие свидетельства о депонировании — это своеобразная презумпция авторства, верифицированная третьим лицом, которую уже сложно оспорить.
Преимущество депонирования заключается еще и в том, что при депонировании исходные материалы творческого продукта помещаются в депозитарий, архивируются. Также объекту присваивается не только дата его депонирования и регистрации, номер свидетельства о депонировании, но и проставляется метка времени, и все это верифицируется на платформе блокчейн. Что исключает вероятность подделки. Цепочка ключа верификации достаточно длинная, и запись о депонировании имеет очень сложный код, который невозможно взломать. Таким образом, депонируя объект, вы не просто упрощаете конструкцию своего лицензионного договора, но и предоставляете своим пользователям гарантии того, что исключительные права принадлежат именно вам.
Кроме того, наличие свидетельства о депонировании может повысить стоимость вашего объекта. Ну, и при массовой коммерциализации, конечно же, предоставлять его номер в использование существенно легче, чем каждый раз составлять подробное описание.
Есть и дополнительный инструмент для коммерциализации. Когда объект помещается в депозитарий, он также, по желанию автора, может попасть в открытый реестр объектов депонирования. В этом случае любое лицо, увидев, например, по ключевым словам, в описании этот объект, может поинтересоваться о возможности его использования за оплату. То есть, автор получает дополнительный инструмент для коммерциализации.
Все нюансы о том, как правильно составить лицензионный договор, можно узнать из курса Максима Дышлюка, владельца компании НЦИК, государственного эксперта Минэкономразвития РФ по оценке ПИР Госкомпаний и международного эксперта по интеллектуальной собственности. Переходите по ссылке и учитесь работать без рисков: https://hs-academy.ru/courses/intellectual-property?utm_source=dz