Многие предприниматели, особенно в сфере IT-технологий, сегодня работают с лицензионными договорами.
Базовые условия
Лицензионный договор подразумевает, что мы передаем интеллектуальную собственность: программу, товарный знак, музыкальное произведение, авторский текст и т.д. во временное пользование. Подчеркиваю, во временное. То есть мы не продаем интеллектуальную собственность навсегда. Если бы мы хотели продать интеллектуальную собственность, то заключали бы не лицензионный договор, а договор цессии или договор об уступке прав.
Для простоты восприятия лицензионный договор — это как договор аренды какой-то вещи, движимой или недвижимой, а договор цессии — это как купля-продажа вещи.
У лицензионного договора две стороны: лицензиар — это тот, кто передает временное право пользования интеллектуальной собственностью, и лицензиат — тот, кто эти права временно получает.
Плата за временное пользование интеллектуальной собственностью называется лицензионное вознаграждение или лицензионный платеж. Это по сути аналог арендной платы.
Виды лицензий
Очень важно понимать разницу между двумя видами лицензионных договоров. Лицензия бывает исключительной и не исключительной, т.е. простой. В чем разница? Если мы передаем права на интеллектуальную собственность по исключительной лицензии кому-то, то мы больше не можем передавать эти права во временное пользование никому другому вообще или в каком-то конкретном регионе. Это зависит от условий договора. То есть по исключительной лицензии лицензиат приобретает некую монополию на использование интеллектуальной собственности. Мы, таким образом, как лицензиар, даем ему гарантию, что сейчас передаем тебе эти права и больше мы никому их передавать не будем; ты фактически будешь являться монополистом.
Монополистом, конечно, условно, ведь сам правообладатель, по общему правилу, сохраняет права использования интеллектуальной собственности. Если лицензиат по исключительной лицензии хочет полную монополию, то в договоре можно прописать, что правообладатель, то есть лицензиар, на время действия договора также не может использовать права на конкретную интеллектуальную собственность.
Неисключительная, то есть простая лицензия подразумевает, что после заключения лицензионного соглашения мы можем также передавать лицензионные права другим лицам. Простая (неисключительная) лицензия является наиболее популярным инструментом на рынке IT-продуктов.
Как заключается договор?
Заключить лицензионный договор, лицензионное соглашение, приобрести лицензию, купить — это все синонимы. Причем заключить лицензионный договор можно различными способами.
Классический вариант — это когда две стороны, лицензиат и лицензиар, подписывают между собой договор. Он может быть подписан на бумажном носителе, в электронном виде, посредством электронной почты или посредством электронного документа оборота, как удобно. Любой из этих способов гарантирует договору юридическую силу. Но наиболее безопасным вариантом, конечно, является подписание на бумажном носителе или через электронный документооборот (ЭДО).
Есть еще один способ заключения лицензионного договора, с которым сталкивались практически все. Это акцепт оферты или принятие условий лицензионного соглашения. То есть правообладатель предлагает нам ознакомиться с условиями лицензионного соглашения, и мы, посредством совершения определенных действий, как правило, проставления галочки, принимаем лицензионное соглашение.
Как это, например, может выглядеть? Допустим, мы хотим приобрести антивирус на год. Мы заходим на сайт правообладателя, скачиваем программу для установки этого антивируса, и в процессе установки нам предлагается согласиться с условиями лицензионного соглашения. Мы читаем это лицензионное соглашение. Редко кто, кстати, это делает. Нажимаем галочку «Я согласен с условиями лицензионного соглашения» и нажимаем кнопку «Далее». Вот с этого момента считается, что вы приняли условия лицензионного соглашения. Причем далеко не всегда с момента принятия этих условий у вас возникает обязанность оплатить лицензионное вознаграждение. Многие производители IT-продуктов предоставляют своим клиентам бесплатный демонстрационный доступ.
Иногда заключение лицензионного договора может потребовать от сторон регистрации в Роспатенте. То есть здесь мало просто подписать лицензионный договор; нужно еще, чтобы он прошел через систему государственной регистрации. Здесь важно подчеркнуть, что государственной регистрации подлежит не сам лицензионный договор, а переход прав по нему. Это как с куплей-продажей недвижимости. Мы сегодня не регистрируем договор купли-продажи недвижимости, если это, конечно, не договор о долевом строительстве. Но мы регистрируем переход права собственности по этому договору.
В каких случаях требуется регистрация предоставления лицензии?
В тех случаях, когда сами права, которые переходят по лицензии, подлежат государственной регистрации. Это, например, товарные знаки. Для того, чтобы у нас возникло право на товарный знак, мы должны этот товарный знак за собой зарегистрировать. Соответственно, если мы хотим кому-то временно передать права на этот товарный знак, то лицензионный договор должен пройти через систему государственной регистрации.
Программное обеспечение, например, может подлежать государственной регистрации, то есть его регистрация происходит на усмотрение правообладателя. Но поскольку регистрация программного обеспечения необязательна, так как оно защищено авторским правом, переход прав пользования на софт также не является обязательным для регистрации.
Регистрация в процессе сделок достаточно редкая процедура в сфере интеллектуальной собственности. Однако, если ее нужно соблюдать, а она не соблюдается, то в этом случае вас могут ждать очень плачевные последствия, вплоть до признания сделки недействительной.
Важные условия лицензионного договора
При заключении лицензионных договоров многие бизнесмены допускают серьезные ошибки, особенно это касается IT-компаний, которые временно передают в пользование свой софт. Я сейчас расскажу вам про несколько пунктов, которые обязательно нужно включить в лицензионный договор.
Первый важный пункт. Укажите четко, что вы предоставляете во временное пользование и в каком объеме. Если это, например, программа, то обязательно укажите название этой программы. Если она зарегистрирована, то укажите номер госрегистрации и сошлитесь на документ о гос. регистрации. Опишите также функционал, который будет доступен лицензиату при использовании программы. Не обязательно описывать весь функционал; это зачастую невозможно сделать. Но опишите хотя бы в общем виде, что ваша программа позволяет сделать лицензиату. Если вы хотите не давать лицензиату доступ к каким-то функциям, то укажите, что к таким-то функциям доступ лицензиату не предоставляется. Это поможет избежать нареканий со стороны вашего заказчика или контрагента.
Есть различные способы описать функционал в договоре: можно сделать это напрямую, можно вывести функционал в приложение к договору или разместить информацию о функционале на сайте, а в договоре дать ссылку на этот сайт.
Второй важный пункт. Это срок предоставления лицензионных прав. Обязательно укажите в договоре, в какой момент вы предоставляете лицензионные права и в какой момент они прекращаются. Важно подчеркнуть, что срок предоставления лицензионных прав может не совпадать со сроком заключения договора. Допустим, договор вы подписываете 1 июля, а лицензионные права предоставляете с августа. Для чего это может потребоваться? Например, в течение июля вы осуществляете настройку программного обеспечения на устройствах лицензиата. В этом случае лицензиат частично получает доступ к правам на вашу интеллектуальную собственность, и он должен быть ограничен лицензионным договором. Но поскольку доступ к правам еще не полный, с коммерческой точки зрения, вы договорились, что исчислять предоставление лицензионных прав вы будете не с 1 июля, а с 1 августа. В месяц настройки лицензия также будет ограничена.
Третий важный пункт. Очень многие лицензионные договоры страдают одной болезнью: расплывчато прописаны условия оплаты. Это может негативно сказаться как на лицензиате, так и на лицензиаре. Причем я здесь говорю не столько про обман одним контрагентом другого, сколько про налоговые и бухгалтерские аспекты, а также предоставление льгот для IT-компаний. Лицензионное вознаграждение может уплачиваться разово за весь период, это так называемый паушальный платеж. Либо лицензионное вознаграждение может уплачиваться за какие-то более мелкие периоды действия договора, например, за месяц, за квартал, за год (сли у вас лицензионный договор действует 5 лет и так далее). Дорогие друзья, если у вас лицензионный платеж разовый, то все равно пропишите в договоре, за какой период этот разовый платеж проходит. Когда вы заключаете лицензионный договор на год, то так и пропишите, что лицензионное вознаграждение уплачивается единовременно и, соответственно, охватывает вот такой-то период. Если у вас лицензионные платежи периодические, то обязательно введите в договоре есть такой термин, как расчетный период.
Укажите, что расчетный период — это, например, месяц или квартал, и вознаграждение лицензионное уплачивается после истечения расчетного периода в течение 5 рабочих дней с момента доставления лицензиаром счета на оплату лицензиату. Вы также можете сделать оговорку о том, что последний расчетный период, например, является сокращенным и составляет 15 календарных дней. Это на тот случай, если договор заключается не на какую-то ровную дату, например, на год, на два месяца, на три месяца, а, допустим, на два месяца и 15 дней. Вот для этих случаев последний расчетный период может быть установлен в сокращенном виде, и, соответственно, для него вы можете также установить пониженную ставку лицензионного платежа.
Четвертый важный пункт. Обязательно пропишите принцип AS IS. Что это значит? Это значит, что ваша интеллектуальная собственность передается во временное пользование, как есть, AS IS, без каких-либо подразумеваемых гарантий, гарантий качества. Это защита от тех лицензиатов, которые пытаются расторгнуть лицензионный договор, ссылаясь на то, что интеллектуальная собственность не соответствует ожиданиям и якобы является некачественной. Дорогие друзья, интеллектуальная собственность — это не помидоры на рынке. Зачастую нельзя угадать, что конкретно хочет конкретный заказчик, конкретный лицензиат, получая тот или иной IT-продукт. Поэтому принцип AS IS является не просто какой-то фишкой или уловкой юристов. Это принцип, общепринятый в международной практике. Если вы посмотрите современные договоры крупных IT-компаний, которые предоставляют антивирусы и другой софт, то вы обязательно увидите этот принцип в офертах и лицензионных соглашениях.
Пятый важный пункт. Условие о моменте перехода лицензионных прав. В договоре Вы можете оговорить, что лицензионные права передаются лицензиату с момента, указанного в договоре, например, 1 августа 2022 года. А можете указать, что лицензионные права переходят с момента подписания акта о переходе лицензионных прав. Подписание акта о передаче лицензионных прав не является обязательным. Это позиция Министерства финансов.
Также обязательным не является ежемесячное подписание акта об оказанных услугах по лицензионному договору. Почему? Потому что лицензионный договор — это не договор об оказании услуг. Но, если ваш бухгалтер или бухгалтер вашего контрагента требует, чтобы вы подписывали акт о переходе лицензионных прав, с одной стороны, и ежемесячные акты об оказанных услугах, с другой стороны, то можете их подписать. Это не будет каким-то нарушением. Единственный момент, не выставляйте ежемесячные акты об оказании услуг. Выставляйте лучше акты о предоставлении лицензионных прав. С юридической точки зрения, так будет более правильно.
Шестой важный пункт. Способы использования интеллектуальной собственности. Это достаточно формальный пункт. Указывается для случаев, когда юристы контрагента начинают откровенно придираться к необходимым реквизитам соглашения. Можно указать, например, что способом использования является, например, воспроизведение программного обеспечения посредством удаленного доступа без скачивания на устройства лицензиата.
Ссылка на YouTube-канал
Ссылка на Telegram-канал по бизнесу
Ссылка на Telegram-канал для Продавцов WB
Александр Телешинин, кандидат юридических наук, магистр корпоративного права МГУ имени М.В. Ломоносова, частнопрактикующий юрист
Номер телефона: +7 926 497 24 25 (WhatsApp, Telegram)