До того, как подавать товарное обозначение на регистрацию, важно провести поиск. К поиску можно подойти по-разному. Давайте рассмотрим на примере из нашей практики:
Клиент обратился в известную компанию с целью зарегистрировать товарный знак на свою продукцию в отношении 03 класса МКТУ (Медицинская косметика), компанией был проведен поиск, выявлены возможно схожие товарные знаки, далее была подана заявка. По всей видимости, заявителю отчет о поиске прокомментировали так, что при получении уведомления (предварительного отказа) можно будет подготовить мотивированный ответ и знак будет зарегистрирован.
К нам клиент пришел уже с решением ФИПС об отказе в регистрации товарного знака.
При оценке ситуации по полученному отрицательному решению наши специалисты пришли к выводу, что ситуация не безысходна. Провели мониторинг ссылок, по которым было вынесено решение, сделали анализ противопоставленных товарных знаков, проверили действительное использование их гражданском обороте правообладателями и предложили клиенту путь решения. Путь не простой, долгий, но реальный.
Схема решения данной задачи была такова:
- По ключевому противопоставленному товарному знаку запросить письмо - согласие;
- Подать возражение против решения о регистрации в Палату по патентным спорам;
- По второму ключевому товарному знаку потянуть время для истечения срока его действия (на момент получения решения об отказе этот товарный знак не был продлен на очередные 10 лет, а до истечения дополнительного срока оставалось 3 месяца;
- Подать аналогичную заявку в отношении товаров 03 класса МКТУ (для подстраховки, в случае, если не уложимся по срокам) и 05 класса (космическая продукция);
- Аннулировать зарегистрированный товарный знак в связи с его неиспользованием (по ст. 1484 ГК РФ).
Причем сроки подачи такого возражения били уже можно сказать на исходе (с момента получения решения об отказе в регистрации дается 5 месяцев). Клиент к нам обратился в конце 4 месяца, а правообладателем товарного знака запрашиваемому письму была швейцарская компания. Работа с иностранными компаниями всегда увеличивает сроки, так как с помимо сложной ситуации в связи с Covid19 в Евросоюзе и РФ (постпондемийное время) с правообладателем нужно договориться о получении нами такого письма, его обоснования и подготовки, много времени ушло на пересылку и получение оригинала (в Палату патентным спорам нужен именно оригинал).
Наши специалисты запросили письмо-согласие, подали возражение и началось длительное общение с представителями швейцарской стороны. Затем было подано и само возражение в Палату. Заседание назначили быстро, в пятимесячный срок уложились, но с получением письма-согласия процесс затянулся. Три раза мы переносили заседание Палаты, креативили, придумывали различные причины для переноса…. Сначала дождались полного истечения всех сроков по второму противопоставленному знаку, а это значит данную ссылку коллегия снимает автоматически и продолжали ждать письмо из Швейцарии. В процессе длительных переговоров нам сообщили, что письмо подписано. В итоге за день перед последним перенесенным заседанием получили оригинал заветного письма и получили решение Палаты по патентным спорам об отмене решения ФИПС Роспатента об отказе и нам выдали новое решение уже о регистрации данного товарного знака!
Счастью клиента не было предала, ведь на кону в такой ситуации стоят не просто амбиции, а бизнес в целом, поскольку продукт был известен на рынке, узнаваем, обороты компании высокие.
В процессе решения первого кейса с отказом в регистрации параллельно был запущен процесс по направлению правообладателю другого противопоставленного знака предложения заинтересованного лица (в соблюдение досудебного урегулирования спора). Ждали два месяца, удостоверились в неиспользовании товарного знака и подали исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам на его аннулирование. Путь также оказался тернист, но мы не ищем легких путей…. У наших сотрудников уже развит иммунитет на это. За 3 месяца аннулировали противопоставленный знак и получили регистрацию еще и на товары 05 класса МКТУ! В итоге у клиента получилось два свидетельства на идентичные товарные знак.
ВЕРНЕМСЯ К ЗАГЛАВИЮ СТАТЬИ. К ЧЕМУ ВСЕ ЭТО?
Данная ситуация возникла из-за халатности и нежелании думать еще на этапе проведения поиска по товарным знака. По крайней мере разбирательств в Палате по патентным порам можно было избежать и в суд идти не в сжатые сроки.
Все можно было решить еще при получении уведомления (предварительного отказа), ответ на которое можно дать в течении шести месяцев. В течении этого срока можно было получить и письмо-согласие, а уж потом ждать истечения срока действия второй регистрации, и получить отказ хотя бы по более легкой ссылке, поскольку на тот момент основной срок уже истек и ждали дополнительный.
Клиент, если бы до него были донесены все эти нюансы располагал средствами на решение этих кейсов.
К вопросу аннулирования товарного знака можно также было подойти заранее, еще на стадии подачи заявки. При планировании стратегии и разработке плана действий можно было сэкономить клиентские 200 000-300 000 рублей и свою репутацию оставить безупречной.
Предварительный этап
Поиск на охраноспособность, тождество, сходство
Вывод. Поиск решает все. Не надо экономить на нем. Сейчас многие компании предлагают низкую стоимость регистрации и бесплатный поиск. Данный поиск проводится в экспресс режиме по базе зарегистрированных товарных знаков. При его проведении не учитываются ни заявки, находящиеся в стадии рассмотрения (по которым еще не получено окончательное решение), ни международные регистрации с указанием России.
При его проведении у патентной компании не возникает никаких материальных и временных затрат. Но, как известно, дьявол кроется в деталях… Мы всегда рекомендуем проводить полный поиск. На первоначальном этапе затраты на этот поиск небольшие, у нас он стоит от 15 900 до 20 900 рублей, но в дальнейшем он может сэкономить высокие суммы. При чем наши специалисты проводят не просто поиск по базам Роспатента и ВОИС (международного патентного ведомства), но и углубляются в мельчайшие детали. Ведь ситуации у клиентов разные. Кто-то приходит с желанием зарегистрировать товарный знак, который еще не введен в гражданский оборот, по нему не было значимых денежных вложений в рекламу и т. д. А кто приходит с ситуацией, описанной выше, когда товарные остатки большие, товар введен в оборот, потрачены колоссальные деньги на рекламу, производство и прочее.
А детали при проведении поиска заключаются именно в анализе найденных зарегистрированных знаков и заявок на стадии регистрации. Действуют ли эти знаки, используют ли их правообладатели, какая информация есть о них на данный момент, можно ли запросить заранее письма-согласия или аннулировать их вовсе. Все это нужно анализировать при проведении поиска и продумывать стратегию до подачи заявки. Предугадать ситуацию в данном случае можно практически всегда и предупредить об этом клиента. Ведь предупрежден - значит вооружен.