Достаточно часто бывает, что товарный знак регистрируется на аффилированное с субъектом хозяйствования лицо, например, на одного из учредителей или близкого родственника предпринимателя.
Однако, в этом случае, возникает проблема неиспользования товарного знака именно правообладателем. Достаточно отметить, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
При этом первые время до трех лет, можно раскачиваться в использовании потому, что предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
Часто зарегистрированный товарный знак использует зависимое от его владельца лицо, при этом ещё надо доказывать, что имеет место действительно использование товарного знака под контролем владельца.
В ст. 1486 ГК РФ указывается, что использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.»
Какие изменения товарного знака допустимы можно прочитать в моей статье в Дзене: https://dzen.ru/a/Y7cv47PX2DsnOJ2d?share_to=link
В своем Постановление Президиум Суда по интеллектуальным правам от 4 декабря 2017 г. по делу N СИП-36/2017 подчеркнул, что под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.
При этом, по общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака (знака обслуживания) третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом.
Президиум СИП подчеркнул, что для применения положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в данном случае определяет наступление или не наступление определенных правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знака обслуживания), на законном основании, то есть по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).
Далее в этом Постановлении указывается, что при установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (например, отсутствия регистрации договора, если это требовалось).
Отмечено, что использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя и даже в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.
Часто предприниматели хотели бы использовать чужой товарный знак или обозначение, сходное с ним, но опасаются негативных последствий.
В этом случае, думается, что имеет смысл сделать предложение владельцу знака о его приобретении или заключения с ним любого договора для использования такого знака под его контролем.
Это выгодно ещё и с той точки зрения, что иногда меняется сфера деятельности и надобность в использовании именно такого знака отпадает, тем более что бросаться доказывать его неиспользование в течение 3-х лет достаточно сложно, трудоёмко и длительно.
Таким образом, использование товарного знака правообладателем лично или под его контролем можно считать в случаях:
1. использование товарного знака самим правообладателем;
2. использование чужого товарного знака по лицензионному договору;
3. использование третьим лицом чужого товарного знака по договору, который прошел необходимую госрегистрацию;
4. использование третьим лицом товарного знака по договору, который не прошел необходимую госрегистрацию;
5. использование третьим лицом товарного знака по любому договору с правообладателем, который предоставляет возможность однозначно предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом;
6. использование третьим лицом измененного обозначения товарного знака (использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака) по любому договору с правообладателем, который предоставляет возможность однозначно предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака этим лицом;
7. обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарных знаков в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности и определение им уполномоченных импортеров (смотрите Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 N С01-330/2014 по делу N СИП-193/2013);
8. использования товарного знака в доменном имени на основании договора с правообладателем.
Особенно хотел бы подчеркнуть, что здесь использование—это именно использование товарного знака в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, в которой говорится, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные статьи.