Одним из законных способов реализовать своё исключительное право на товарный знак – разместить его в сети Интернет и использовать в доменном имени.
Кроме того, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Таким образом, регистрируя доменное имя следует проверить его на схожесть с существующими товарными знаками (об этом подробно описано в этой статье: https://dzen.ru/a/Y6wpDjE_1HN7Ts2F?share_to=link), дабы не попасть на проблему, которая, по закону подлости, возникнет тогда, когда вы начнете активно использовать домен, давать на него ссылку в рекламе, а ваши клиенты начнут его активно посещать.
Однако, даже этот поиск и добросовестная проверка может не спасти вас от проблемы, так как мало кто сначала заглядывает в РЕЕСТР ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (https://new.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister®Name=WKTM)
Ещё один повод для пристального изучения этого реестра появился 18 октября 2022 года, когда Суд по интеллектуальным правам постановил своё решение по достаточно интересному делу.
Когда-то, самарский предприниматель П. правомерно зарегистрировал доменное имя SBERAUTO.RU и его использовал в своей деятельности.
В начале 2021 года ПАО Сбербанк, узнав об этом доменном имени, направил претензию владельцу- ИП с требованием о прекращении нарушения исключительных прав истца на зарегистрированные товарные знаки путем передачи истцу прав администрирования доменного имени SBERAUTO.RU, но получил отказ.
После этого ПАО Сбербанк обратились в Арбитражный суд, указав в исковом заявлении о том, что, используя данное доменное имя, ИП П. нарушает права ПАО Сбербанк, как наименование его домена сходно до степени смешения с товарными знаками истца: общеизвестным №89, товарными знаками, зарегистрированными под №433395, №623735.
Индивидуальный предприниматель П. сообщил в суде, что доменное имя было им зарегистрировано ещё до регистрации товарных знаков истца.
Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела, установил, что доменное имя является сходным до степени смешения с товарными знаками истца, в том числе общеизвестным.
Как определять сходство товарных знаков я описал в этой статье: https://dzen.ru/a/Y63PkiJHexqfEJLs?share_to=link
Правомерность такого вывода видна на этом изображении:
Ответчик не согласился с выводами и решениями арбитража и подал в Суд по интеллектуальным правам кассационную жалобу, в которой ещё раз подчеркнул, что доменное имя было зарегистрировано ранее товарного знака, а товары, которые рекламировались на этом домене, не являются однородными с товарами и услугами истца.
Суд по интеллектуальным правам разъяснил, что довод ответчика о том, что регистрация ответчиком на свое имя спорного доменного имени ранее предоставления правовой охраны товарным знакам истца исключает возможность нарушения исключительных прав истца, является несостоятельным.
В отличие от товарного знака, в отношении которого возникает и охраняется исключительное право его обладателя, доменное имя не является объектом исключительного права, а действующее российское гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации.
Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого.
Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения. Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.
В итоге права на спорный домен были утрачены первоначальным регистратором- индивидуальным предпринимателем, с него была взыскана денежная компенсация.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие публикации о проблемах защиты интеллектуальной собственности.