Рынок франшиз в России за 2022 год показал уверенный рост: на 11,3%. Модель франчайзинга стала одним из наиболее популярных инструментов в бизнес-среде, когда амбициозный бизнесмен продает свои знания и опыт, а начинающий предприниматель их приобретает с целью последующего воплощения на практике.
Центральным звеном этой системы является, конечно же, товарный знак (торговая марка) – название, которое индивидуализирует товар или (что бывает чаще для франшизы) услугу. Нужна ли зарегистрированная торговая марка для франшизы? На что следует обратить внимание при заключении договора франчайзинга? В статье мы рассмотрим эти вопросы и дадим важные практические советы как для владельца франшизы, так и для франчайзи.
Соотношение франшизы и товарного знака
Франчайзинг примечателен тем, что владелец бизнеса фактически децентрализует управление, предоставляя другим предпринимателям (франчайзи) возможность использовать наработанную и эффективную бизнес-модель. Сам владелец при этом обычно получает паушальный взнос (крупный единоразовый платеж) и роялти (небольшие переодические суммы). Договор о передачи франшизы носит название коммерческой концессии (франчайзинга) и регулируется Главой 54 Гражданского кодекса РФ. По такому договору, помимо репутации и опыта владельца франшизы, передается ряд объектов интеллектуальной собственности: товарный знак, коммерческое обозначение, патенты, секрет производства (ноу-хау), объекты авторских прав.
Однако именно товарный знак является ключевым в договоре, поскольку он по договору франшизы передается в любом случае. Если в договоре не предусмотрена передача прав на торговую марку, этот договор не является коммерческой концессией (Определение Верховного Суда РФ от 11.04.2019 №305-ЭС19-3227). Данное положение является вполне логичным, так как ядро договора франшизы всегда завязано на индивидуализации товаров или услуг: например, по франшизе Burger King передается торговая марка для услуг в сфере общественного питания, франчайзинговая модель Oldboy предполагает передачу прав на бренд в сфере парикмахерских, и др.
Договор франшизы без товарного знака
Что будет, если договор франчайзинга не содержит пунктов о товарном знаке, либо содержит, но фактически права него не передаются франчайзи? Судебная практика дает вполне однозначные ответы на данные вопросы.
Участники рынка нередко занимаются юридическими вопросами самостоятельно, в том числе и договорной работой. Поэтому при составлении договоров коммерческой концессии используются ошибочные или некорректные термины, а в качестве передаваемых объектов указывается не товарный знак, а, например, ноу-хау. При этом формально договор озаглавлен как коммерческая концессия (в обиходе – договор франшизы), и стороны, заключая его, исходят именно из этого. Является ли подобный договор недействительным из-за отсутствия в нем условия о передаче торговой марки? По общему правилу, такой договор не будет считаться коммерческой концессией, однако это не умаляет его действительности: просто он будет квалифицирован как другая разновидность договора, например, как лицензионный (если были переданы прав на любой другой объект интеллектуальной собственности), либо как иной договор о передачи информации (когда передавались только ценные сведения о ведении бизнеса). К таким выводам пришел, например, Арбитражный суд города Москвы (см. дело №А40-81485/2018).
Другая ситуация возникнет, когда товарный знак в договоре упоминался, но в итоге права на него франчайзи так и не получил. Если владелец франшизы просто сообщил ложную информацию о наличии у него прав на торговую марку, тогда договор считается незаключенным, и франчайзи может апеллировать на это условие для возврата выплаченного вознаграждения (см. Решение Арбитражного суда Московской области от 26.04.2016, дело №А41-4910/2016). Если же торговая марка у правообладателя имеется, но она не предоставлена в пользование франчайзи, тогда сам договор действителен, однако поивлиять на правообладателя можно через суд (в частности, принудить его к регистрации перехода права на торговую марку через Роспатент).
Как владельцу франшизы правильно оформить передачу товарного знака?
В договоре франчайзинга необходимо недвусмысленно и конкретно включить пункт о передачи прав на зарегистрированный бренд, а именно: номер товарного знака (обязательно), дату регистрации и приоритета, изображение товарного знака (желательно). Чаще всего такие условия прописываются в разделе «предмет договора».
В обязательном порядке в договоре также указывается, в отношении каких товаров и услуг франчайзи получает торговую марку в пользование. Например, товарные знаки KFC часто охватывают максимально широкий набор товаров и услуг, выходящий за сферу общепита, однако франчайзи по договору вправе использовать бренд KFC только для сферы кафе и ресторанов (что юридически относится к 43 классу МКТУ, частично к 29 и 30 классам).
Владелец франшизы, кроме того, обязан указать, на какой срок передается торговая марка. Максимальным, при этом, является срок действия самого товарного знака: на больший срок его передать нельзя. Однако можно предусмотреть автоматическую пролонгацию в случае продления самого договора.
Способы использования и пределы являются последними ключевыми нюансами, которые нужно учесть. Договоры франшизы отличаются своей подробностью, поскольку содержат не абстрактные формулировки (например, «франчайзи может использовать товарный знак для маркировки продукции и оказания услуг»), а очень узкие и детальные. К примеру, может быть указано, где именно снаружи здания и во внутренних интерьерах помещений должна наноситься маркировка товарным знаком, в какой цветовой гамме торговая марка может использоваться и в какой нет, как правильно рекламировать бренд, и др. Пределы означают территорию, которую тоже необходимо определять подробно, указывая город, район города и более детальные географические рамки по желанию правообладателя.
На что обратить внимание франчайзи при подписании договора?
Если вы приобретаете франшизу, товарный знак у ее владельца должен быть обязательно. В данном случае необходимо вначале узнать регистрационный номер, а затем самостоятельно проверить торговую марку по официальным реестрам Роспатента (https://new.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister®Name=RUTM). Номер вбивается в графу соответствующего реестра по вышеуказанной ссылке. Внешний вид регистрационной записи товарного знака будет следующим:
Важно обратить внимание, что на этой странице внизу могут быть указаны изменения, относящиеся к регистрации (например, изменен правообладатель, перечень товаров и услуг, продлен срок и т.д.):
Далее франчайзи необходимо сопоставить данные из официальной записи Роспатента с той информацией, которую заявляет о своем бренде владелец франшизы, и установить, соответствует ли она действительности. Однако сделать полностью верные выводы может лишь человек, обладающий специальными познаниями в сфере интеллектуального права и практическим опытом в работе с договорами коммерческой концессии. Поэтому на этапе согласования сделки предпринимателю рекомендуется обратиться за консультацией в патентное бюро. Юристы компании Wikiznak готовы оказать необходимую юридическую поддержку, так как имеют большой опыт работы с франшизами, в том числе с крупнейшими по России Oldboy (барбершопы) и «Капля» (химчистки).
Последний важный момент, который также должен держать в уме франчайзи, это уплата госпошлины за переход права на торговую марку. Когда товарный знак предоставляется другому участнику рынку в пользование, это обязательно должно быть зафиксировано в реестре. На практике отметка выглядит так:
Важно отметить, что за переход права взимается госпошлина в размере 10360 рублей (с учетом скидки 30% за электронное взаимодействие с Роспатентом). Здесь же возникает вопрос: кто обязан произвести этот платеж – правообладатель франшизы или ее приобретатель? Ответ следует искать в договоре, однако на практике обязанность в большинстве случаев возлагается на франчайзи.
Юридическое сопровождение франшизы
Грамотное заключение договора франчайзинга критически важно как для владельца франшизы, так и для франчайзи. На практике, помимо рассмотренных в статье вопросов, неизбежно возникают и другие нюансы. Юристы компании Wikiznak, обладая специальными знаниями и большим практическим опытом, готовы оказать необходимую правовую помощь в форме подробных консультаций по отдельным вопросам, либо взять на себя полное сопровождение сделки франчайзинга.