Лицензионные договоры часто сравнивают с договором аренды. По лицензии на время предоставляется право на использование определенного объекта, но таким объектом является не вещь, а интеллектуальная собственность. К ней относятся товарные знаки, программное обеспечение, изобретения, авторские произведения. Как заключить договор лицензии с владельцем интеллектуальной собственности и что нужно при этом учесть, вы можете узнать из этой статьи.
Лицензионный договор: способ получить права на чужую интеллектуальную собственность
С лицензионными договорами на самом деле сталкивается практически каждый из нас. Например, создавая собственный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», вы акцептируете лицензионное соглашение на использование сайта соцсети или ее мобильного приложения. Владелец соцсети (правообладатель, лицензиар) по лицензии предоставляет право пользователям (лицензиатам) на результаты своей интеллектуальной деятельности на определенных условиях.
Кроме программ для ЭВМ, аналогично можно получить права и на другие объекты:
- Товарные знаки, то есть торговые марки, которые зарегистрированы в патентном ведомстве. Например, вы придумали свой бренд, а он уже кем-то занят. Если и дальше работать под этим обозначением, то правообладатель может подать на вас в суд и взыскать компенсацию внушительного размера – до 5 млн. рублей или в двукратной стоимости контрафакта.
- Изобретения и полезные модели. Например, вы хотите выпускать продукцию, которая содержит запатентованное техническое решение. Для этого нужно получить разрешение от его правообладателя. Оно оформляется в виде лицензионного договора.
- Промышленные образцы. Запатентовать можно не только техническое усовершенствование, но и дизайн, оформление товара, упаковки, предметов ремесленного производства. Лицензия на промышленный образец позволяет получить право на использование запатентованного дизайна.
- Авторские произведения. Литературные произведения (книги, монографии, статьи, авторские методики), художественные произведения (иллюстрации, картины), аудио- и видеозаписи, музыка, в том числе в цифровом формате, – это все объекты авторского права, которые тоже охраняются законом. Их использование без разрешения правообладателя, то есть без лицензии, также является незаконным. Например, нельзя просто взять образ популярного мультипликационного персонажа и сделать такие же фигурки для декора тортов. Права на это изображение принадлежат анимационной студии.
Передача прав по лицензии – это один из самых распространенных способов распоряжения интеллектуальной собственностью. Так, в 2021 г. заключено более 3 000 лицензионных договоров на патенты (изобретения, полезные модели и промышленные образцы), из них покупателями более 90% являются негосударственные организации, а на товарные знаки – более 14 000 лицензионных договоров.
Велико также и количество судебных споров, которые связаны с незаконным использованием интеллектуальной собственности. С января по ноябрь 2022 года в арбитражных судах рассмотрено более 5 000 дел по нарушениям прав на товарные знаки, а на авторские произведения – более 3 000 дел.
Лицензии могут быть разными
Лицензия может ограничивать не только права лицензиата, но и лицензиара (владельца интеллектуальной собственности).
В связи с этим выделяют 2 основных вида лицензионных договоров:
- Исключительная лицензия – когда владелец интеллектуальной собственности, например, товарного знака, выдает права на его использование только одному предпринимателю. С другими желающими он не должен заключать аналогичные сделки.
- Неисключительная лицензия – когда правообладатель может заключать лицензии не только с одним лицензиатом. Как можно догадаться, эта форма лицензий – наиболее распространенная, так как она позволяет лицензиару получить больше прибыли сразу от нескольких лицензиатов.
Существует еще одна разновидность таких договоров – это сублицензионный договор. По такому договору лицензиат, получивший права от лицензиара, может сам выдавать лицензии третьим лицам. Конечно, объем передаваемых прав по сублицензии не может быть больше, чем по основному лицензионному договору.
Договор лицензии не стоит путать с франшизой (коммерческой концессией). Оба вида этих договоров дают возможность на работу под чужим брендом. Но по франшизе правообладатель передает готовую модель бизнеса, а не только права на товарный знак. Подробнее об этом можно прочитать в статье нашего блога «Франшиза для малого и среднего бизнеса: как выбрать нужное направление и открыть свое дело».
Обязательные условия лицензионного договора
Строгой формы для заключения лицензионного договора в законах нет – стороны соглашения могут сами договариваться, на каких условиях передаются права. Но есть несколько обязательных условий, без которых договор может быть признан незаключенным. По незаключенному договору обязанностей у сторон не существует, поэтому при возникновении спора невозможно будет отстоять свои права в суде.
К существенным условиям лицензионного договора относятся:
- Предмет договора – на что передаются права по лицензии. Если, например, это товарный знак, то перед заключением лицензии его нужно проверить по государственному реестру: когда кончается срок действия свидетельства на бренд, кто является его правообладателем и не изменились ли его реквизиты (адрес, наименование и другие). В лицензии должен быть указан регистрационный номер товарного знака. Аналогично, если права передаются на запатентованную разработку, то в договоре указывают реквизиты патента.
- Пределы использования предмета лицензии. К ним относятся способы использования, территория, вид и срок действия лицензии. Например, владелец товарного знака может ограничить его использование для определенного вида товаров/услуг. Если в договоре объем передаваемых прав описан недостаточно четко, то это повлечет серьезные правовые последствия для лицензиата: он может недополучить нужные права. Использование интеллектуальной собственности на свое усмотрение будет нарушением закона.
- Размер вознаграждения (цена) или порядок его определения. Лицензионный договор может быть и безвозмездного характера, но тогда в тексте нужно прямо указать на его безвозмездность, а также соблюдать правила, устанавливающие запрет на безвозмездные сделки. В частности, они запрещены между коммерческими организациями по п. 5.1 статьи 1235 ГК РФ. А поскольку владельцем товарного знака может быть только юридическое лицо или ИП, то лицензия на него должна быть возмездной.
Некоторые условия могут быть не указаны в договоре, например, срок лицензии и территория ее действия. В таком случае по статье 1235 Гражданского кодекса договор будет действовать только в течение 5 лет и на территории всей страны.
Важное замечание: Лицензионный договор должен быть оформлен в письменном виде (п.2 статья 1235 Гражданского кодекса). Нельзя, например, устно договориться с автором музыки о том, чтобы использовать его произведения в качестве музыкального фона в вашем кафе. А как быть, если правообладатель авторского произведения находится на другом конце страны? По статье 434 ГК РФ лицензия может быть заключена с помощью электронного документа, подписанного обеими сторонами.
Как еще можно получить права
Оформление лицензионного договора – это не единственный способ передачи прав на интеллектуальную собственность.
Их можно получить:
- По договору отчуждения, который аналогичен договору купли-продажи для материальных объектов. Собственник в этом случае полностью меняется, в отличие от лицензионного договора. Такие договоры не менее распространены – в 2021 г., например, выкуплены права на 11 тысяч товарных знаков.
- По договору залога, когда владелец интеллектуальной собственности закладывает права на нее в банке для того, чтобы получить кредит. При неисполнении обязательств права перейдут к банку. Еще 5 лет назад использование интеллектуальной собственности в качестве залогового обеспечения было, скорее, экзотикой, а банки неохотно заключали такие сделки. В прошлом году количество договоров залога по товарным знакам в России достигло почти 1 000. Это свидетельствует о том, что российские бренды приобретают все большую ценность.
- В порядке правопреемства (без договора): например, если произошла реорганизация юридического лица, или можно получить права на интеллектуальную собственность по наследству.
- По решению суда, например, при взыскании задолженности.
Что нельзя передать по договору
Есть такие виды объектов, передача прав на которые по закону запрещена.
К ним относятся:
- Фирменные наименования, включенные в ЕГРЮЛ. Если фирменное наименование достаточно оригинально и обладает различительной способностью, то его можно зарегистрировать в качестве товарного знака, а затем заключить лицензию.
- Коммерческие обозначения. Их часто путают с товарными знаками, однако это разные юридические категории. Коммерческие обозначения тесно связаны с самим предприятием и права на них могут передаваться только по договору аренды вместе с имуществом, либо по договору коммерческой концессии. Так же, как и фирменные наименования, при соблюдении определенных условий они могут пройти регистрацию в «Роспатенте» и стать товарным знаком.
- Региональные бренды. Они служат для выделения товаров, качество которых связано с географическими, природными или культурными особенностями определенного региона. В патентном праве их называют наименованиями мест происхождения товаров и географическими указаниями. Они тоже регистрируются в «Роспатенте» и вносятся в отдельные реестры. Примером может служить название минеральной воды «Ессентуки», которую добывают только из минеральных источников одноименного города. Передача прав на такие названия другим производителям будет вводить в заблуждение потребителей относительно места изготовления продукта и его качества.
Регистрация лицензии в «Роспатенте»
Есть еще один важный аспект при заключении лицензионных договоров: если интеллектуальная собственность зарегистрирована в «Роспатенте», то и лицензию тоже нужно там регистрировать.
Другими словами, если предметом договора является товарный знак, изобретение, полезная модель или промышленный образец, то стороны договора должны подать заявку на регистрацию лицензии в «Роспатент». Иначе передача прав является несостоявшейся.
Исключение составляют программы для ЭВМ. Лицензионные договоры по ним не подлежат регистрации, а вот договор отчуждения зарегистрировать нужно.
Заявление в «Роспатент» должно быть подписано обеими сторонами договора, либо можно приложить к заявке подписанный экземпляр договора.
За рассмотрение документов ведомство взимает пошлину:
- 3 300 рублей – при регистрации лицензии на патент;
- 13 500 рублей – для лицензии на товарный знак.
Если заявление подается в электронном формате, то предоставляется скидка по пошлинам в размере 30%. Документы можно направить самостоятельно или через патентных поверенных.
Заявление рассматривается в течение 2 месяцев. Запись о передаче прав вносится в государственный реестр договоров. Основную информацию о лицензиате можно также получить в реестровой записи объекта интеллектуальной собственности, например, в реестре по товарным знакам.
Лицензионные договоры как разрешение на определенные действия требуют детальной проработки и согласования всех условий использования. Вы можете заказать разработку или аудит таких договоров в патентном бюро Ezybrand. Мы проверим договор на юридическую чистоту и при необходимости зарегистрируем его в «Роспатенте».
Другие статьи, которые могут быть вам интересны:
Как проверить товарный знак по базе данных «Роспатента»
Как получить права на авторское произведение
Расторжение лицензионного договора на товарный знак: юридические нюансы