Товарный знак является одним из наиболее ценных нематериальных активов компании. Судебные споры по товарным знакам только в России могут достигать денежной оценки в сотни миллионов рублей, а некоторые глобальные бренды оцениваются в десятки миллиардов долларов.
Как в России, так и в мире, товарный знак (словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации) служит для индивидуализации товаров и закрепляет за правообладателем исключительное право монопольного использования такого обозначения. Регистрация товарного знака не только позволяет правообладателю защититься от неправомерного использования его интеллектуальной собственности, но и, при определенных обстоятельствах, увеличить капитализацию, а также позволяет существенно оптимизировать налогообложение.
Одним из ярких примеров является судебная практика ООО "АВТО.РУ". Приложив немало усилий, компании удалось зарегистрировать в РосПатенте товарный знак "auto.ru". После этого компания начала подавать иски к конкурентам о запрете использования ее товарного знака. В результате компании удалось выиграть споры и закрыть множество автомобильных проектов, а также получить права на их доменные имена (avto.ru, autoi.ru, auto357.ru, 33auto.ru, automobile.ru). Активные действия компании позволили ей добиться невероятного увеличения стоимости (в т.ч. за счет устранения конкурентов), что позволило продать проект auto.ru компании Яндекс за 175 млн. долларов.
Необходимо помнить, что защите подлежит не только фирменное наименование, но и внешний вид продукта. Например, компания Ferrero предпринимает активные действия по защите своих прав на внешний вид конфет Raffaello. Дочерня компания Ferrero зарегистрировала товарный знак в виде фотографии конфеты Raffaello. В последствии, компания подала иск к ООО «Ландрин», которая производила конфеты, сходные с Raffaello. В результате судебных разбирательств суды подтвердили исключительные права Ferrero на производство конфет Raffaello, а также обязали Ландрин выплатить компенсацию и прекратить производство и продажу своих конфет.
Однако, далеко не все компании осознают важность и надлежащим образом подходят к защите своей интеллектуальной собственности. Интересным примером может послужить спор между редакциями газет «Оскольский курьер» и «Старооскольский курьер». Спор возник в результате того, что часть работников редакции «Оскольский курьер» уволились из компании, зарегистрировали новую организацию и стали выпускать газету «Старооскольский курьер». Внешний вид и логотип новой газеты практически полностью совпадали со старым изданием. Однако, в результате административных и судебных разбирательств победу одержала новая редакция в связи с тем, что успела зарегистрировать свои права на товарный знак, а редакция газеты «Оскольский курьер» никогда не предпринимало действий по защите товарного знака.
И все же, одной только регистрации товарного знака может оказаться недостаточно для полноценной защиты. Классическими стали кейсы таких компаний как Xerox и Thermos. Оба бренда послужили обозначением абсолютно новых категорий товаров и со временем стали нарицательными. Несмотря на то, что оба товарных знака были зарегистрированы, не всем компаниям удалось сохранить исключительные права и привилегию монопольного использования товарного знака. Отличие в том, что компания Xerox, проводит не только юридическую, но комплексную PR работу по защите уникальной идентичности своего товарного знака: регистрирует товарный знак в различных регионах мира, а также постоянно разграничивает понятия «xerox» и «photocopier». А вот слово «Thermos» было признано общеупотребительным (нарицательным) и компания Thermos GmbH утратила права на товарный знак во многих странах мира в связи с тем, что не реализовала комплексные меры по защите своей интеллектуальной собственности. Такая ситуация возникает в случае, если компания не предпринимает активные меры по защите товарного знака и допускает неконтролируемое использование конкурентами своего бренда. В этом случае патентные палаты отказывают в защите общеупотребительных товарных знаков. Таким образом, халатное отношение к интеллектуальной собственности может повлечь утрату ценных нематериальных активов компании.
Похожие кейсы встречаются и в настоящее время. В начале лета сотовый оператор Теле2 объявил об установке первого в России «Симкомата» – автомата по продаже сим-карт без участия человека. Однако слово «Симкомат» является товарным знаком и принадлежит ООО «Терминальные решения». Несмотря на это, Теле2 использует термин «Симкомат» как в программном обеспечении терминала, так и в рекламе своей деятельности. Подобное использование товарного знака без разрешения правообладателя является грубым нарушением исключительных прав на товарный знак и может повлечь существенные санкции в отношении нарушителей. Стоит заметить, что и многие другие операторы связи регулярно публикуют новости о планах по установке «симкоматов». Если правообладатель не предпримет активных действий по защите товарного знака, слово «симкомат» может быть признано общеупотребительным и компания потеряет права на товарный знак.
Интересно, что в практике встречаются и обратные истории. Например, ООО «Блэк Фрайдэй» удалось зарегистрировать права на товарный знак «Black Friday», несмотря на то, что такое словесное выражение продолжительное время использовалось многими компаниями не в качестве товарного знака, а в качестве описания условий продажи товаров и услуг со скидкой. После регистрации товарного знака «Блэк Фрайдэй» предъявили требования к конкурентам о выплате роялти за использование товарного знака. Однако Федеральная антимонопольная служба решила, что «Black Friday» не связано непосредственно с индивидуализацией и предоставлением услуг определенной компанией, а значит, предоставляет компании необоснованные преимущества перед конкурентами.
Что же делать компании, которая хочет защитить свою интеллектуальную собственностью?
Для грамотной защиты товарного знака компании необходимо разработать комплексную патентную стратегию, определить приоритетные сферы и рынки сбыта, а также поэтапно воплотить в жизнь разработанный план действий:
1. До начала процедуры регистрации товарного знака необходимо проверить наличие аналогичных (тождественных) товарных знаков и охраняемых элементов в общедоступных источниках. Это простое правило позволит не только предотвратить отказ в регистрации, но и не допустить нарушения исключительных прав третьих лиц. Крайне интересным представляется кейс компании Мегафон, которая зарегистрировала свои права не только на товарный знак целиком, но и на его отдельные графические элементы, что позволяет защититься от незначительной переработки и использования товарного знака недобросовестными компаниями.
2. Если предварительная проверка не выявила рисков, то можно приступать к регистрации товарного знака. Товарный знак должен быть уникальным и отвечать критериями патентоспособности, установленным законом. Для регистрации товарного знака необходимо оплатить пошлину и подать соответствующую заявку в Роспатент. Обычно процедура регистрации занимает около года.
3. В последствии компании рекомендуется проводить системную работу по мониторингу неправомерного использования своего товарного знака. В случае обнаружения нарушений, необходимо направить нарушителю претензию с требованием прекратить неправомерное использование и предложением урегулировать спор во внесудебном порядке. Любопытно, что многие нарушители даже не подозревают о том, что они неправомерно используют охраняемый товарный знак.
Примером интересного, продуктивного и взаимовыгодного урегулирования спора может послужить кейс, когда «Сбербанк» и «Яндекс.Маркет» запустили интернет-магазин «Беру». Торговый знак уже был зарегистрирован и использовался сервисом Beru Александры Дорф. В результате досудебного урегулирования стороны пришли к соглашению о покупке Яндексом доли в компании Александры Дорф и приобретении исключительных прав на товарный знак «Беру!». Такое решение позволило правообладателю привлечь сильного партнера и капитализировать бренд, а корпорация смогла урегулировать спор без негативных последствий.
Другим интересным примером может послужить спор между компаниями Kodak и Apple. Право на товарный знак «Retina» на территории России принадлежит Kodak и служит для индивидуализации фототехники. Однако компания Apple стремится получить правовую защиту на такое же наименование в отношении своих жидкокристаллических дисплеев. Сначала, компания Apple инициировала спор с целью получить права на товарный знак в административном или судебном порядке, однако в последствии стороны заключили мировое соглашение, в соответствии с которым каждая из компаний смогла использовать товарный знак в своей сфере.
4. В том случае, когда мирное урегулирование спора оказалось невозможным, компании следует обратиться в суд за защитой своих прав. Правообладатель вправе через суд требовать от нарушителей прекратить незаконное использование товарного знака, а также возмещения убытков или компенсацию в сумме до 5.000.000 рублей. Кроме того, в отдельных случаях нарушитель может быть привлечен к административной и даже уголовной ответственности.
5. Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда судебное разбирательство сулит большие расходы, а перспективы спора выглядят туманными. В этом случае некоторые молодые компании обоснованно предпочитают отказаться от защиты товарного знака и провести ребрендинг. Такое решение выглядит разумным если связь с клиентом сохраняется, но компания может сэкономить значительные временные и финансовые ресурсы на судебных издержках.
Подводя итог можно с уверенность сказать, что компаниям и предпринимателям следует со всей серьезностью подходить к защите своей интеллектуальной собственности. Грамотный подход к охране товарного знака позволяет не только защититься от нарушителей, но и в значительной мере повысить капитализацию своего бизнеса, а также привлечь крупного партнера или инвестора.