ТОП 5 популярных действий с товарным знаками

Действия по регистрации и использованию товарных знаков являются одними из самых распространенных в сфере интеллектуальной собственности. Наибольшее количество охранных документов связано именно с торговыми марками. Так, по данным ФГБУ «ФИПС», на 1 июня 2020 г. статус действующих имеют 472 997 свидетельств на товарные знаки (после них следуют изобретения – 266 634 патента), а всего на мировом рынке используется порядка 20 млн. обозначений. В этой статье приведен ТОП-5 самых частых операций с товарными знаками, а также их краткое описание и особенности.

1 место: регистрация наименований, обозначений

Подача заявки на регистрацию товарного знака – самая «популярная» процедура в области защиты прав на интеллектуальную собственность. По статистике «Роспатента», за 2019 г. было сформировано 87 509 заявлений, что составляет 115% от общего количества за 2018 г. Большая часть заявителей – российские граждане, ими подано 58 616 заявок.

Товарный знак, так же, как и раньше, остается важнейшим инструментом маркетинговой политики и брендинга. Он помогает потребителям отличать продукцию одного производителя от другого и служит своеобразной «гарантией качества», создает определенный имидж и репутацию, способствует появлению пула постоянных клиентов.

В России в качестве правообладателя товарного знака может выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В других странах такая возможность имеется и у физических лиц. Исключительные права на товарный знак удостоверяются свидетельством, а само обозначение вносится в государственный реестр. Главное преимущество, которое дает регистрация, – это запрет на продажу идентичных товаров с использованием данного товарного знака или сходного с ним.

Процедура регистрации включает несколько основных этапов:

1) Заполнение заявки в установленной форме, в которой необходимо указать сведения о компании, описать само обозначение, классы товаров или услуг МКТУ, в отношении которых испрашивается защита товарного знака

2) Уплата государственных пошлин

3) Публикация сведений о заявке в официальном бюллетене

4) Проведение формальной экспертизы, во время которой работники ФГБУ «ФИПС» проверяют правильность заполнения документов

5) Экспертиза по существу – анализ сходства и тождества с ранее зарегистрированными товарными знаками и поданными заявками

6) При положительном решении экспертов – регистрация в государственном реестре и выдача свидетельства

7) При вынесении отказа – отправка уведомления заявителю с указанием причин. Это решение можно оспорить в апелляционных инстанциях

Нормативный срок регистрации составляет 18,5 месяцев, а средняя фактическая продолжительность данной процедуры за 2019 г. – 5,6 месяца. Имеется возможность ускоренного проведения экспертизы в патентном ведомстве, а также электронной подачи заявки на сайте ФГБУ «ФИПС» или «Госуслуги».

Чтобы снизить риск отказа (при этом уплаченные пошлины не подлежат возврату), необходимо предварительно сделать экспертный поиск (проверку) по ранее зарегистрированным товарным знакам.

Согласно ст. 1505 ГК РФ, внесение изменений в существующую заявку возможно только в отношении сведений о правообладателе, несущественных элементов обозначения, а также для сужения перечня товаров и услуг по товарному знаку. Если необходимо значительно изменить логотип, то следует подать новую заявку, а старую аннулировать.

Если в первоначальной заявке отсутствуют необходимые классы МКТУ на товары и услуги, то это также потребует переоформления документов. При расширении ассортимента производимых продуктов добавить новые классы в существующее свидетельство не получится. Нужно вновь зарегистрировать товарный знак, при этом проверка будет осуществляться в отношении нового вида товаров. Крупные корпорации часто регистрируют обозначение во всех классах МКТУ, однако необходимо учитывать, что это дорогостоящая процедура. Также в соответствии со ст. 1486 ГК РФ действие товарного знака может быть прекращено в интересах третьих лиц, если он не используется в течение 3 лет. С другой стороны, есть риск «опоздать», ведь обозначение будет зарегистрировано на имя другого правообладателя. Поэтому выбор классов МКТУ необходимо производить заранее с учетом возможного расширения рынка.

2 место: заключение и регистрация лицензионного договора

Передача прав собственности на товарный знак – одна из самых прибыльных коммерческих сделок. В некоторых случаях она приносит выгоду больше, чем основные виды деятельности. Если раньше компаниям обязательно нужно было иметь собственные производственные мощности, то теперь наладить изготовление продукции можно в других странах, предоставляя возможность использования обозначения иностранным юридическим лицам и предпринимателям. По некоторым оценкам, количество лицензионных договоров на товарные знаки составляет 70% от общего объема лицензионных сделок.

Согласно ст. 1489 ГК РФ, использование товарного знака по лицензионному договору допускается в отношении части или всех классов МКТУ, на которые он распространяется. Такие договора должны быть зарегистрированы в «Роспатенте». При несоблюдении требований патентного ведомства договорные обязательства признаются ничтожными.

Лицензия может быть исключительной (права на использование обозначения передаются только одному лицензиату) и неисключительной. Последний вид переуступки позволяет получать прибыль от нескольких производителей одновременно.

В лицензионном договоре необходимо указать территорию, на которой лицензиар разрешает использование обозначения, и срок действия соглашения. В противном случае исключительные права осуществляются на всей территории РФ в течение 5 лет (ст. 1235 ГК РФ). Безвозмездная передача права на использование товарного знака не допускается. Вознаграждение может быть как разовым, так и в виде регулярных процентных отчислений с выручки.

Кроме того, торговая марка служит в качестве основы для соглашения о франшизе (договоре о коммерческой концессии). При этом передача прав происходит на несколько объектов – товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение и другие средства индивидуализации. Данный вид правовых отношений позволяет использовать на возмездной основе готовую бизнес-модель, при этом лицензиату часто передаются также ноу-хау, обеспечиваются поставки сырья, комплектующих, проводится обучение персонала.

3 место: отчуждение исключительных прав

В отличие от предыдущего вида договорных отношений, отчуждение, или полная передача прав на товарный знак в России, – менее распространенная процедура. Так, по данным «Роспатента», в 2019 г. из общего количества зарегистрированных соглашений 65,2% (20 640 договоров) приходится на лицензии и концессии, а 34,8% – на отчуждение.

Правообладатель при этом полностью утрачивает право на обозначение, но уступка может осуществляться в отношении части товаров или услуг, на которые распространяется действие товарного знака. Договор также должен быть возмездным, а его регистрация производится в ФГБУ «ФИПС».

Часто бывает сложно обосновать цену товарного знака в сделке. В таких случаях необходимо обратиться к профессиональным оценщикам. Стоимость обозначения может рассчитываться с помощью 3 подходов:

• затратного, при котором учитывают непосредственные расходы на разработку дизайна, услуги патентных поверенных и государственные пошлины, маркетинг (продвижение бренда на рынке)
• доходного – наиболее популярного метода, при котором определяется экономический эффект от коммерческого использования обозначения, производится прогнозирование денежных потоков
• сравнительного – по аналогии с похожими сделками

4 место: международная регистрация товарного знака

Количество регистраций товарных знаков по международной системе в рамках Мадридского соглашения в России также постоянно растет. В 2019 г. число таких заявок в «Роспатенте» составило 18 804, по сравнению с 2018 г. этот показатель вырос на 8%. Всего за 2019 г. во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) было подано 64 400 заявок на регистрацию товарных знаков, а лидером по инновационной активности впервые стал Китай, обогнав США.

Получение свидетельства в ВОИС имеет определенные преимущества:

• регистрация производится централизованно, в заявке можно указать сразу несколько стран (всего насчитывается более 100 государств-участников Мадридского соглашения), где необходима охрана товарного знака
• взаимодействие с ВОИС происходит через «Роспатент», не требуется обращение в национальные патентные ведомства (при этом товарный знак предварительно должен быть зарегистрирован в России)
• пошлина уплачивается только один раз, в одинаковой валюте для всех стран (для коллективного или сертификационного знака может потребоваться уплата дополнительной пошлины)
• в дальнейшем при необходимости внесения изменения или продления охраны товарного знака взаимодействие также осуществляется по упрощенной схеме

Процедура международной регистрации аналогична таковой при получении национального (российского) свидетельства:

1. Подготовка пакета документов согласно требованиям ВОИС.
2. Уплата пошлины (653 и 903 швейцарских франка для черно-белого и цветного исполнения торговой марки).
3. Подача заявка в ФГБУ «ФИПС» (документы в международное ведомство передаются сотрудниками «Роспатента»).
4. Экспертиза обозначения, уведомление заявителя о ее результатах через национальное ведомство.
5. Выдача свидетельства.

Для российских заявителей наиболее актуальными направлениями зарубежного патентования являются:

• регистрация товарного знака в Европе и США при выходе на западный рынок;
• получение свидетельства на обозначение для реализации продукции в странах СНГ (так как между Россией и большинством бывших союзных республик существуют взаимовыгодные соглашения, то эта процедура проходит в упрощенном варианте);
• защита торговой марки в Китае в свете изменения внешнеполитической и экономической стратегии РФ, переориентацией на страны Азии, «поворота на восток».

5 место: продление срока правовой охраны

Срок действия охраны зарегистрированного товарного знака составляет 10 лет. Его можно продлевать неограниченное количество раз на такой же период. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в течение последнего года действия свидетельства и уплатить государственную пошлину. Если срок охраны уже истек, то правообладатель может направить ходатайство о предоставлении дополнительных 6 месяцев для возможности осуществления данной процедуры.

В 2019 г. в «Роспатенте» было принято 16 383 заявлений о продлении охраны товарных знаков, из них 5 792 – со стороны иностранных правообладателей, что сопоставимо с уровнем 2016 г. Такая же динамика наблюдается по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам.

Относительная неизменность этого показателя объясняется общей нестабильной экономической ситуацией в стране. Некоторые из предприятий прекращают свою деятельность, а другие отказываются от поддержания правовой охраны ввиду малоэффективности объектов патентования в таких условиях.

Повторная экспертиза товарного знака при продлении срока его действия не проводится. Однако необходимо проверить правильность заполнения документов – за 10 лет могла измениться правовая форма организации, реквизиты, адрес. Их несовпадение является причиной для отказа в предоставлении данной услуги со стороны ФГБУ «ФИПС».

Подачу заявления также можно производить с помощью электронных сервисов «Роспатента», при этом дается скидка на уплату пошлины в размере 30%. Величину обязательного платежа можно рассчитать следующим образом:

• пошлина на товарный знак = 14 000 рублей + 700 рублей за каждый класс МКТУ свыше 5
• пошлина на коллективный знак = 18 900 рублей + 700 рублей за каждый класс МКТУ свыше 5
• дополнительная пошлина за продление срока на подачу документов в течение полугода (товарный или коллективный знак): 1 750 рублей

Пошлина уплачивается однократно еще на 10 лет, ежегодное поддержание в силе товарного знака не требуется.

Учитывая сложность и специфику законодательства в области интеллектуальной собственности, для решения вопросов по товарным знакам целесообразно пользоваться услугами патентных поверенных. Специалисты бюро «Ezybrand» оказывают юридическую помощь как консультационного характера, так и полное сопровождение по заявкам на регистрацию, передачу прав и продлению срока охраны на товарные знаки.