Товарный знак – способ индивидуализировать товары и услуги компании. Регистрация товарного знака и исключительные права на обозначение - это единственный способ запустить свою франшизу.
Статья 1490 ГК РФ устанавливает правила передачи по лицензии и отчуждению прав на товарный знак на территории России. Разбираемся что нужно сделать, чтобы снизить риски при передаче прав по договорам лицензии и коммерческой концессии (франшизы).
ОЦЕНКА ТОВАРНОГО ЗНАКА ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ
Ответы на эти вопросы в книге от финансовых аналитиков Гардиума. Скачать бесплатно ▶▶▶
Способы передать права на товарный знак
Владелец товарного знака может передать права на обозначение только добровольно, другие варианты недопустимы.
Предприниматель может уступить права на товарный знак:
- полностью и бессрочно;
- частично и на определенное время.
Есть пять вариантов передачи прав интеллектуальной собственности:
- Договор отчуждения.
- Лицензия.
- Договор франчайзинга.
- Залог.
- По наследству.
При любом варианте договор надо регистрировать в Роспатенте. Составляя контракт, надо ориентироваться на Гражданский кодекс. Так, в статьях 1488 и 1489 ГК РФ обозначены требования к контрактам по передаче прав на товарные знаки.
Процедура отчуждения прав
При полной передаче прав на товарный знак надо учесть, что:
- передать права на товарный знак владелец может на все классы товаров и услуг, в отношении которых действует защита, либо только на часть из них;
- если покупатель в результате сделки может быть введен в заблуждение и запутается, кто производит товар, то такой договор заключать нельзя;
- контракт должен быть оформлен письменно. Устные формы не будут признаны легальными.
Коммерческая организация не может передать права другой коммерческой организации безвозмездно – вознаграждение должно быть предусмотрено договором. Права переходят новому владельцу в тот момент, когда документ о передаче прав получает регистрацию в Роспатенте.
Если стороны нарушают правила передачи прав, например, приобретатель вовремя не выплачивает вознаграждение, то можно подать в суд. Бывший правообладатель может вернуть себе товарный знак и потребовать компенсацию.
В договоре отчуждения прав на знак необходимы:
- Информация об объекте сделки: номер регистрации, срок действия свидетельства на товарный знак.
- Список классов товаров и услуг, в отношении которых действует обозначение.
- Размер оплаты за передачу прав.
Еще один вариант полного перехода прав на товарный знак – по наследству. Процедура проходит при участии нотариуса. Но при этом наследник должен быть либо индивидуальным предпринимателем, либо у него должно быть оформлено юрлицо. На конец 2020 года в России физлица не имеют права владеть торговыми марками.
Процедура передачи прав по лицензии
Другой вариант передачи прав на товарный знак – лицензионное соглашение. В этом случае владелец товарного знака не лишается исключительных прав, а передает только право пользования знаком другому субъекту.
По закону владелец товарного знака может заключать неограниченное количество лицензионных соглашений. Если предприниматель заинтересован быть единственным лицензиатом, то в договоре надо отдельно отметить ограничения по передаче прав другим компаниям.
Условия, которые надо соблюдать при заключении лицензионного соглашения:
- участники должны заключить договор в письменном виде и зарегистрировать его в Роспатенте;
- стороны сами определяют размер вознаграждения;
- если контракт предусматривает выплаты, но размер вознаграждения не прописан, то документ считается недействительным;
- срок действия участники соглашения определяют самостоятельно, но он не должен быть больше, чем действие товарного знака.
Текст лицензионного договора должен содержать:
- Номер свидетельства на товарный знак, подтверждающий возможность предпринимателя передавать права третьим лицам.
- Условия использования: территория, где лицензиат сможет использовать знак, размер вознаграждения, причины расторжения договора.
- Срок пользования обозначением. Если дата не указана, то по статье 1235 ГК РФ лицензиат может использовать торговую марку пять лет.
- Список продуктов или услуг, которые может продавать лицензиат под товарным знаком.
Во время действия лицензионного договора собственник товарного знака может продать торговую марку другим лицам, но от этого условия контракта не должны меняться.
Передача прав на товарный знак по франшизе
Договор франчайзинга подразумевает передачу прав не только на торговую марку, но и на использование фирменного наименования, стиля, особенностей производства, оформление товара и пр. Благодаря франшизе предприниматель получает возможность за плату работать по наработанным стандартам и технологиям.
Договор франчайзинга должен отвечать следующим требованиям:
- Контракт должен быть письменным и зарегистрирован в Роспатенте.
- Участники договора – только юрлица и ИП.
- В условиях прописывают два вида вознаграждения: паушальный взнос (единоразовый первоначальный платеж) и роялти (периодические платежи).
- Действие контракта по срокам можно не ограничивать. Если какое-то из прав прекращает действие (к примеру, у торговой марки заканчивается регистрация), то остальные все равно остаются в силе.
Товарный знак и договор залога
Владелец товарного знака может заложить обозначение, например, чтобы обеспечить кредит. При этом предприниматель продолжает использовать торговую марку, если нет ограничений в контракте. Если владелец знака не выполнит обязательства перед кредитором, то он лишается исключительных прав.
Контракт также следует регистрировать в Роспатенте. При этом в договоре нужно прописать:
- Обязательства перед кредитором и условия их выполнения: сроки, размер выплат.
- Санкции в случае неисполнения договора.
- Оценка стоимости интеллектуальной собственности.
- Оформление залога возможно только на зарегистрированный товарный знак.
Правила Роспатента по регистрации договоров
Регистрацию любого договора по передаче прав на товарный знак делают в Роспатенте. Стороны должны предоставить документы:
- договор между сторонами или выписка с наиболее важными моментами контракта;
- заявление о передаче прав;
- уведомление от всех участников договора, подтверждающее передачу прав;
- оплата пошлины;
- доверенность, если компания регистрирует договор через представителя.
Размер пошлины за регистрацию лицензионного соглашения, договора залога или отчуждения прав составляет 13500 рублей.
Права на пользование обозначением могут быть зафиксированы судом. Тогда решение суда надо приложить к остальным документам.
Стороны по согласованию имеют право расторгнуть контракт до того, как истечет срок его действия. Если кто-то из участников нарушит условия договора, тогда можно принудительно расторгнуть контракт по инициативе одной из сторон.
Чтобы избежать проблем при передаче прав на товарный знак, обратитесь к патентным поверенным. Юристы составят текст договора без ошибок и помогут зарегистрировать документ в Роспатенте.
Задайте вопрос эксперту по передаче прав на интеллектуальную собственность в Роспатенте
Также вам может быть интересно:
Оценка нематериальных активов ▶▶▶
Судебные кейсы по лицензионным договорам▶▶▶
Кредитование МСП под залог нематериальных активов ▶▶▶