Суд по интеллектуальным правам (СИП) опубликовал Обзор практики по применению отдельных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака (п. 2, 4, 5, 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ), утвержденный постановлением президиума СИП от 20 февраля 2020 г. № СП- 21/4.
Ранее, до обзора, практика применения отдельных положений ст. 1483 ГК РФ состояла из нескольких постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего арбитражного суда РФ, а также очень большого массива разрозненных судебных актов, принятых еще до появления СИП. Теперь есть единый обобщенный документ, который затрагивает спорные и неоднозначные вопросы применения данной статьи.
Основная суть практики по данному вопросу сводится к следующему.
Фирменное наименование
В соответствии с п. 8 ст. 1483 ГК РФ в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (их отдельными элементами) либо с наименованием зарегистрированного селекционного достижения, если права на указанные объекты в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
При этом фирменное наименование юридического лица, зарегистрированного в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, также может противопоставляться товарному знаку в Российской Федерации. Применение п. 8 ст. 1483 ГК возможно в случае подтверждения следующих обстоятельств:
- возникновение права на фирменное наименование иностранного юридического лица по праву той страны ранее даты приоритета товарного знака либо осуществление таким лицом в Российской Федерации деятельности в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак;
- наличие у фирменного наименования иностранного юридического лица широкой известности среди российских потребителей.
В любом случае, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по п. 8 ст. 1483 ГК РФ необходимо установить фактическое использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета с целью определения вероятности смешения потребителем товарного знака с фирменным наименованием.
При этом, по общему правилу, объем использования фирменного наименования не имеет значения при установлении фактического осуществления правообладателем под фирменным наименованием деятельности, однородной услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. Однако при наличии довода о мнимом использовании фирменного наименования суд должен исследовать объем такого использования.
Различительная способность фирменного наименования в данном случае не оценивается, однако степень его известности учитывается при оценке вероятности смешения фирменного наименования с товарным знаком. Территория, на которой фактически используются товарный знак и фирменное наименование, значения не имеет.
Отмечается, что, поскольку фирменные наименования имеют только коммерческие организации, вероятность смешения товарного знака с наименованием некоммерческой организации не влечет признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным. Некоммерческая организация имеет исключительное право использования своего наименования на основании Закона о некоммерческих организациях, но оно не является исключительным правом на фирменное наименование по смыслу части четвертой ГК РФ и не может защищаться способами, предоставленными законодательством правообладателям исключительных прав.
Коммерческое обозначение
При сопоставлении товарного знака и коммерческого обозначения прежде всего необходимо установить, возникло ли исключительное право на коммерческое обозначение. Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории.
При недоказанности фактического использования обозначения для индивидуализации предприятия и, следовательно, при отсутствии возможности квалификации его как коммерческого обозначения, признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным исключается. Кроме того, товарному знаку может быть противопоставлено только обозначение, обладающее различительными признаками, необходимыми для признания его коммерческим.
К сожалению, судебная практика не облегчила существующие проблемы при защите коммерческого обозначения в спорах с владельцами товарных знаков. Общая тенденция такова, что при защите права на коммерческое обозначение суды требуют от предпринимателей предоставить доказательства известности такого коммерческого обозначения в пределах определенной территории. При этом каким именно способом возможно доказать данное обстоятельство – не понятно. Приказы, письма, штатное расписание, уставные и регистрационные материалы не могут подтверждать известность коммерческого обозначения.
До сих пор отсутствуют судебные акты с описанием ориентировочного перечня доказательств, на которые могли бы сослаться правообладатели коммерческих обозначений. Именно поэтому регистрация товарных знаков была и остается наиболее предпочтительным, то есть наиболее защищенным, средством индивидуализации.
Выводы
1. Самого по себе факта включения в ЕГРЮЛ фирменного наименования для противопоставления его заявляемому на регистрацию обозначению недостаточно, поскольку важно, в отношении каких конкретных товаров и услуг на самом деле используется такое фирменное наименование. К фирменному наименованию не предъявляются требования обладания различительной способностью. При этом имеется требование по фактическому использованию наименования.
2. Для противопоставления товарного знака и коммерческого обозначения, необходимо наличие у коммерческого обозначения двух условий - известность в пределах определённой территории и обладание различительной способностью.
3. Соответствие заявленного на регистрацию обозначения требованиям п. 8 ст. 1483 ГК РФ проверяется на стадии государственной регистрации товарного знака только при наличии обращения или на стадии рассмотрения возражения, заявленного по соответствующему основанию, но не Роспатентом по своей инициативе. Кроме того, предусмотренная ГК РФ возможность любого лица возражать против регистрации обозначения ограничена временем от публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака. В случае пропуска данного срока довод о несоответствии уже зарегистрированного товарного знака требованиям п. 8 ст. 1483 ГК может быть заявлен лишь в рамках оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в Палате по патентным спорам в соответствии со ст. 1512, 1513 ГК РФ. Порядок такого оспаривания существенно отличается в связи с необходимостью доказывания заинтересованности заявителя таких возражений.
Источник информации: https://www.advgazeta.ru/novosti/sip-rospatent-po-svoey-initsiative-ne-vprave-sravnivat-tovarnyy-znak-i-firmennoe-naimenovanie-inogo-litsa